Contrato de Know How (licencia o cesión)

Este contrato es conocido internacionalmente como contrato de engineering, se trata de una figura contractual que engloba, según la doctrina dominante, diversos tipos contractuales (en principio atípicos) no regulados como específicas modalidades contractuales en la normativa civil o mercantil.

La doctrina española mayoritaria denomina a esta figura como “Contrato de Know How”. Sin embargo existe un sector en la doctrina, específicamente la española, que emplean la terminología: “Licencia de Know How”. Asimismo, un sector minoritario emplea otros términos, tales como: “Cesión de Know How”, “Licencia Industrial”, “Cesión de Tecnología”, “Contratos de Asistencia Técnica” o “Contrato de Engineering”. No obstante, es en el empleo de las voces “contrato” y “licencia” las que suscitan mayores discusiones.

Se entiende por Know How el conjunto de conocimientos técnicos, industriales y/o comerciales que se aplican para la fabricación o procesamiento de un producto o para la prestación de un servicio. Mediante este contrato el titular concede una licencia de uso a un tercero para que lo explote con arreglo a los pactos que acuerden. Son los conocimientos técnicos no patentados, secretos y sustanciales e identificados de forma apropiada.

A nivel comunitario existe el Reglamento CEE nº 556/89 de 30 de noviembre de 1988 sobre licencia de know-how, el cual se aplicará cuando intervengan dos empresas y entre ellas establezcan acuerdos puros de licencia de know-how, acuerdos mixtos de licencia know-how/patente y know-how/patente/marca o nombre comercial.

Los acuerdos puros de licencia know-how son aquellos por los que una empresa licenciante, comunica el know-how, con o sin la necesidad de revelar cualquier mejora posterior, a otra empresa licenciataria, para su explotación en el territorio concedido.

Existen en dicho Reglamento una serie de cláusulas que no son restrictivas con la competencia y que normalmente figuran en las licencias de know-how; esta lista de cláusulas no es exhaustiva. Entre ellas cabe destacar las siguientes:

– La obligación del licenciatario de no divulgar el know-how comunicado por el licenciante.

– La obligación del licenciatario de no conceder sublicencias o de no ceder la licencia.

– La obligación del licenciatario de no explotar el know-how concedido después de la expiración del acuerdo, en la medida en que know-how siga siendo secreto.

– La obligación del licenciatario de comunicar al licenciante cualquier experiencia obtenida al explotar la tecnología concedida y de concederle una licencia no exclusiva sobre las mejoras de dicha tecnología, siempre que concurran las circunstancias señaladas en el Reglamento.

– La obligación del licenciatario de respetar las especificaciones mínimas de calidad del producto bajo licencia o de obtener bienes o servicios del licenciante o de una empresa por él designada.

– Las obligaciones de informar al licenciante del mal uso del know-how, o de las infracciones de las patentes concedidas, o de entablar o de prestar asistencia al licenciante para entablar una acción contra el mal uso o las infracciones mencionadas.

– La obligación del licenciatario, en caso de que el know-how pasara a ser de dominio público, de continuar pagando, hasta la expiración del acuerdo, los cánones con arreglo a los importes, periodos y modalidades de pago libremente establecidos entre las partes, sin perjuicio del pago de una indemnización adicional en caso de que el know-how pasara a ser de dominio público por una violación del acuerdo por el licenciatario.

– La obligación del licenciatario de pagar un canon mínimo o de producir una cantidad mínima del producto bajo licencia.

– La obligación del licenciatario de identificar el producto bajo licencia con el nombre del licenciante.

– La obligación del licenciatario de no utilizar el know-how del licenciante para crear nuevas instalaciones destinadas a terceros, ello sin perjuicio del derecho del licenciatario a aumentar la capacidad de  sus instalaciones o de crear nuevas para su propio uso en condiciones normales, incluido el pago de cánones adicionales.